СЕМЬЯ. ДЕНЬГИ. БУДУЩЕЕ.

Договір замовлення: на що слід звертати увагу

Ирина Сердюк
кандидат экономических наук, патентный поверенный Украины, советник агентства "Дубинский & Ошарова"
2019-04-11 12:31
141

Чи слід документально оформляти відносини з надавачами послуг зі створення за замовленням об’єктів права інтелектуальної власності? На що слід звернути увагу при складанні проектів таких договорів? Про всі актуальні питання взаємовідносин обох сторін читачам Family Office розповідає кандидат економічних наук, патентний повірений України, радник агенції "Дубінський & Ошарова" Ірина Сердюк.

Кожна компанія, кожне підприємство у процесі своєї господарської діяльності зустрічається із необхідністю розробки логотипу, створення дизайну упаковки продукції, виконання фото- або відеоробіт, розробки комп’ютерної програми тощо, за результатами яких створюються об’єкти права інтелектуальної власності.

Досить часто такі об’єкти створюються із залученням ресурсів сторонніх юридичних або фізичних осіб і тоді між сторонами укладається договір замовлення. На жаль, вітчизняна практика демонструє досить несерйозне ставлення суб’єктів господарювання до укладання та аналізу умов таких договорів, що призводить до можливого виникнення у майбутньому низки проблем.

Чи слід юридично оформляти відносини на створення об’єктів інтелектуальної власності? Однозначно «так», адже зазначений договір надає замовнику право вимагати від виконавця своєчасного та якісного надання послуг та — що вкрай важливо! — може стати ефективним інструментом захисту прав замовника у майбутньому.

Порядок укладання договорів замовлення регламентується Цивільним кодексом України (ЦКУ). Відповідно до положень ст. 1112 ЦКУ за договором про створення за замовленням і використання об`єкта права інтелектуальної власності одна сторона (творець — письменник, художник та ін.) зобов`язується створити об`єкт права інтелектуальної власності відповідно до вимог другої сторони (замовника) та в установлений термін.

Отже, на що слід звернути увагу на стадії підготовки проекту такого договору?

Усі питання, які слід тримати під контролем, можна умовно поділити на дві групи: першу групу складають загальноюридичні питання, а другу – специфічні моменти, пов’язані із виникненням об’єктів права інтелектуальної власності, набуттям прав на них та можливістю розпоряджатися ними.

Зупинимось докладніше на окремих питаннях другої групи.

Рекомендуємо включити у договір гарантії виконавця-фізичної особи положення стосовно того, що послуги зі створення за замовленням того чи іншого об’єкта надаються ним власними силами, з використанням власних матеріально-технічних ресурсів, у вільний від виконання основних трудових чи інших обов’язків час. Адже навіть той самий фрілансер може перебувати у трудових відносинах з певною юридичною особою, про які невідомо замовнику. Досить неприємним сюрпризом може стати отримання попередження від третіх осіб стосовно припинення неправомірного використання об’єкта права інтелектуальної власності, що належить їм на законних підставах, із наданням у подальшому доказів того, що виконавець створив об’єкт із використанням ресурсів роботодавця.

Не зайвим буде прописати у договорі заяви та гарантії виконавця стосовно того, що в рамках виконання зобов’язань за договором ним не порушувалися права третіх осіб. У такий спосіб замовник убезпечить себе від того, що під час роботи в рамках договору виконавець не здійснював незаконне використання об’єктів права інтелектуальної власності інших осіб.

Пов’язаним із зазначеним пунктом може стати положення в договорі, яке б закріплювало обов’язки виконавця брати участь у вирішенні питань щодо порушення прав інтелектуальної власності третіх осіб унаслідок створення об’єкта за договором (як у досудовому, так і у судовому порядку).

Ще одним принциповим моментом, до якого не слід ставитися формально, є складання технічного завдання (бріфу), в якому зазначаються всі вимоги до об’єкта розробки. У складанні коректного технічного завдання зацікавлені обидві сторони. Саме цим документом будуть керуватися і замовник (при прийманні наданих послуг або ж у разі мотивованої відмови в їх прийманні), і виконавець (у разі претензій замовника під час приймання-передачі виконаних/наданих послуг). До речі, корисним буде фіксація в договорі строків, в які виконавець має здійснити доопрацювання об’єкта, а також умов щодо платності або ж безоплатності доопрацювання. Зазвичай усі доопрацювання в рамках технічного завдання здійснюються без додаткової оплати.

Відповідно до положень ст. 1112 Цивільного кодексу України майнові права інтелектуальної власності на твір, створений за договором про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності залишаються за його автором, якщо інше не встановлено договором. Такий договір повинен визначати ще й способи та умови використання замовником створеного за цим договором об`єкта.

В інтересах замовника є узгодження із виконавцем питання щодо того, хто буде власником майнових прав інтелектуальної власності на створений за договором об’єкт. У разі досягнення згоди про те, що майнові права належатимуть замовнику – слід закріпити у договорі обов’язок виконавця стосовно передання (можливо, протягом певного строку з моменту створення) замовнику майнових авторських прав на створений об’єкт. У разі досягнення домовленості сторін про те, що майнові права на об’єкт належатимуть їм спільно – додатково врегулювати порядок та умови такого спільного використання. Загалом визначення способів та умов використання створеного за договором об’єкта доцільно перенести на етап, коли об’єкт вже буде створений, і врегулювати ці правовідносини у договорі щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. У такому разі до договору замовлення слід включити лише відповідну норму-посилання.

Під час узгодження умов договору сторонам доцільно обговорити питання щодо реалізації немайнових авторських прав осіб — безпосередніх авторів об’єктів. Йдеться про право автора не забороняти згадування свого імені під час використання твору, право залишатися анонімом, право на псевдонім та інші передбачені чинним законодавством права.

Обговорюючи суттєві умови договору з виконавцем-юридичною особою, замовнику слід обов’язково з’ясувати, яким чином врегульовано відносини між виконавцем і безпосередніми авторами. Від цього залежатиме, чи будуть правовідносини між замовником та виконавцем обтяжені додатковими ризиками. Не зайвим буде отримання від виконавця гарантій того, що автори мають кваліфікацію, достатню для надання обумовлених послуг.

Щодо ціни договору: договір про створення за замовленням має бути платним. Окрім очевидного питання виплати винагороди за створення об’єкта, замовнику слід не забувати про винагороду автору за передання прав на нього та його майбутнє використання. Чинна судова практика демонструє той факт, що суди приймають сторону автора у спорах щодо виплати авторам винагороди за передання та використання створених за замовленням творів.

Узгоджуючи фінансові аспекти взаємовідносин сторін у договорах замовлення, слід не забувати про положення чинного податкового законодавства, відповідно до якого замовник-юридична особа виступає податковим агентом виконавця-фізичної особи.

Певні особливості матиме договір у разі, коли виконавець послуг є фізичною особою-нерезидентом України: замовник має з’ясувати наміри виконавця зі сплати податку на доходи з джерелом їх походження з України. Слід уточнити ставку податку, що підлягає перерахуванню в дохід бюджету (з урахуванням положень двосторонніх угод у сфері уникнення подвійного оподаткування), а також зобов’язати виконавця надати замовнику належним чином оформлені документи, що підтверджують його податкову резидентність. При цьому рекомендуємо включити у договір умову про звільнення замовника від відповідальності за прострочення сплати винагороди на користь виконавця у разі неподання або ж несвоєчасного подання ним таких документів.

Детальний аналіз та врегулювання цих та інших умов договору дозволить замовнику мінімізувати ризики висунення до нього претензій щодо правомірності набуття прав на створені за договорами замовлення твори, а також ефективно розпоряджатися майновими правами інтелектуальної власності на них.