Оце так Mак!

Про те, як Supermac та McDonald’s за дві літери сперечались.

Цікавий кейс від доктора філософії у галузі права Антона Коваля, партнера “Дубинський & Ошарова”, адвоката, патентного повіреного України.

Нещодавно мережу інтернет сколихнули гучні повідомлення про те, що McDonald’s начебто втратив виключне право на торговельну марку «Mc» для деяких своїх продуктів харчування в Європейському Союзі після спору з ірландською мережею швидкого харчування.

Тримаючи у руках повний текст рішення Європейського відомства з інтелектуальної власності ЄС (EUIPO) у цій справі, що було винесено 31 липня 2019 року, а також володіючи певною інформацію стосовно історії та фактичних обставин зазначеного кейсу, зробимо спробу розставити крапки над «і» та роз’яснити сутність прийнятого EUIPO рішення.

Перебіг кейсу

11 квітня 2017 року ірландська компанія Supermac’s, що здійснює діяльність у сфері громадського харчування на території Республіки Ірландії, звернулась із заявою до EUIPO з вимогою повністю анулювати належну компанії McDonald’s європейську реєстрацію словесної торговельної марки «Мс» за № 10 392 835 для усіх товарів і послуг 29, 30, 32, 43 класів Міжнародної класифікації товарів та послуг (МКТП). В обґрунтування даної заяви Supermac’s посилалась на те, що McDonald’s не використовує знак «Мс» для жодних товарів і послуг у сфері громадського харчування.

McDonald’s подав заперечення проти даної заяви разом із доказами використання знаку «Мс» у складі всесвітньо відомої серії (сім’ї) знаків, утвореної саме даним префіксом, посилаючись на те, що використання знаку «Мс» як відмітного елемента у складі всієї серії (сім’ї) цих знаків, є також використанням окремо зареєстрованого знаку «Мс».

В ухваленому рішенні EUIPO погодився із позицією McDonald’s, постановивши, що надані McDonald’s докази використання знаку «Мс» у комбінації з описовим словом (наприклад, МсChicken, McNuggets, McMuffin, McFish, McToast тощо), складає достатнє використання окремого знаку «Мс», що саме є необхідним для підтримання чинності реєстрації даного знаку. В цьому зв’язку EUIPO відмовив Supermac’s у заявлених вимогах та залишив європейську реєстрацію знаку «Мс» чинною для таких товарів 29 та 30 класів МКТП: клас 29 – курячі наггєтси; клас 30 – їстівні сендвічі, сендвічі з м’ясом, сендвічі зі свинини, сендвічі із рибою, сендвічі з курки, що фактично відображають основні позиції меню ресторанів McDonald’s і тому відповідно зміцнюють права McDonald’s на знак «Мс» в ЄС.

Однак, EUIPO не визнав достатнім використання знаку «Мс» в ЄС для інших товарів і послуг 29, 30, 32, 43 класів МКТП і тому в цій частині задовольнив заяву Supermac’s та з 11 квітня 2017 року припинив дію реєстрації знаку «Мс» для таких товарів і послуг: клас 29 – харчові продукти, виготовлені з м’яса та домашньої птиці (за винятком курячих наггєтсів), харчові продукти зі свинини та риби, законсервовані та варені фрукти та овочі, яйця, сир, молоко, молочні продукти, соління; клас 30 – бісквіти, хліб, торти, печиво, шоколад, кава, замінники кави, чай, гірчиця, вівсяне борошно, борошняні кондитерські вироби, сосиски, приправи, цукор, десерти; клас 32 – безалкогольні напої, сиропи та інші есенції для приготування напоїв; клас 43 – послуги ресторанів.

Разом з тим, слід взяти до уваги той факт, що вказане рішення EUIPO не є остаточним і згідно з положеннями ст.ст. 67, 68 Регламенту щодо торговельних марок ЄС може бути оскаржено будь-якою стороною у двомісячний строк від дати його прийняття, тобто до 30 вересня 2019 року.

Важливі висновки у справі EUIPO

EUIPO підтвердив чинність європейської реєстрації McDonald’s щодо окремого словесного знаку «Мс» для відповідних товарів 29, 30 класів МКТП, що складають основні позиції меню, які використовуються McDonald’s у зв’язку із його всесвітньо відомою серією (сім’єю) знаків зі спільним словесним елементом «Мс».

У свою чергу, припинення дії вказаної реєстрації для інших товарів і послуг 29, 30, 32, 43 класів МКТП, виходячи з тексту рішення EUIPO, жодним чином не обмежує право McDonald’s на використання вказаної серії (сім’ї) знаків зі спільним словесним елементом «Мс» та інших знаків на території ЄС та усього світу для відповідних товарів і послуг громадського харчування. Відповідно McDonald’s має право продовжувати здійснювати захист своїх прав у разі їх порушення третіми особами. В цьому зв’язку McDonald’s також вважає всесвітньо відому серію (сім’ю) знаків, утворену знаком «Мс», найціннішим своїм активом, оскільки споживачі по всьому світу легко впізнають ці торговельні марки, які нерозривно асоціюються ними із високою якістю продуктів та послуг харчування, що виробляються та надаються McDonald’s.

Окрім того, важливість рішення EUIPO щодо питань використання торговельних марок загалом, на наш погляд, полягає і в тому, що своїм рішенням від 31 липня 2019 року EUIPO фактично підтвердив два раніше прийняті рішення Європейського Суду Справедливості – рішення від 07 липня 2005 року у справі Nestle щодо рекламного слогану «HAVE A BREAK…HAVE A KIT KAT» та рішення від 18 квітня 2013 року у справі між Colloseum Holding AG та Levi Strauss & Co відносно того, що один зареєстрований знак може використовуватись у складі інших зареєстрованих знаків відповідного власника та набувати у зв’язку з цим розрізняльної здатності. Це безпосередньо стосується знаку «Мс», який використовується у складі утвореної ним відомої по всьому світові серії (сім’ї) знаків і до того ж отримав в Україні статус добре відомого знаку.

Таким чином, європейське відомство з інтелектуальної власності підтвердило право компанії McDonald’s на використання належного їй знаку «Мс» у складі утвореної цим знаком всесвітньо відомої серії (сім’ї) знаків, включаючи, зокрема, МсChicken, McNuggets, McMuffin, McFish, McToast та чинність даного знаку для товарів 29, 30 класів Міжнародної класифікації товарів та послуг (МКТП), що відображають основні позиції меню ресторанів McDonald’s.

Українські реалії

Слід відзначити, що всі три зазначені рішення EUIPO та Європейського Суду Справедливості видаються дуже важливими саме для України в контексті нашого прагнення до відповідності європейським стандартам. З цією метою, зокрема, сьогодні продовжується реформування сфери інтелектуальної власності та вдосконалення чинного законодавства.

В цьому зв’язку, хоча положення національного законодавства прямо не передбачають можливість використання одного зареєстрованого знаку у складі іншого або інших зареєстрованих знаків чи позначень, які застосовуються власником знаку, у ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» міститься схоже важливе положення відносно того, що знак вважається використаним не лише у формі зареєстрованого знаку, а й у формі, яка відрізняється від зареєстрованого знаку лише окремими частинами, якщо це не змінює в цілому відмітності знаку, що повністю кореспондується з викладеними у вищенаведених рішеннях стандартами ЄС.

Отже, слід дійти неспростовного висновку про те, що використання одного зареєстрованого знаку у складі інших зареєстрованих знаків одного і того ж власника є використанням даного знаку у розумінні ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», що має пряме відношення до знаку «Мс».

Проведені соціологічні опитування споживачів товарів громадського харчування у даних справах показали, що найчастіше українські споживачі у повсякденному житті називають ресторани McDonald’s саме як “Мс” (Мак), що свідчить на користь значної відомості та визнання даних знаків у відповідних прошарках суспільства. Крім того, понад 98% опитаних споживачів однозначно асоціюють такі продукти харчування, як БігМак, МакМафін, МакТост, МакФлурі, МакСанді, МакШейк, МакПиріг, Камамбер МакТост, МакЧікен, Чікен МакНагетс, Фреш МакМафін, Чікен Фреш МакМафін, БігМак Меню, Чікен МакНагетс Меню, МакЧікен Меню виключно з McDonald’s як їх єдиним виробником.

Таким чином, цілком зрозумілим та закономірним є те, що в Україні McDonald’s також активно відстоює свої права на добре відомі знаки та утворену ними величезну сім’ю знаків від будь-яких порушень та посягань на них з боку третіх осіб. Як відомо, лише протягом останніх декількох років McDonald’s успішно припинив реєстрації та використання третіми особами на ринку громадського харчування таких схожих знаків, як McDAFI’s, МакСмак, McBurger, МакBeer, Мак-Дак, McApple Cider, ДонМак, McEnergy, Дует Мак-Джем, МакСир, McSandwich, Мак-Сєндвіч, McSanches, СМакДрайв, Мак-Снек, Мак-Авто, Мак-Дар, McDelivery тощо.

Були спроби й анулювати добре відомий статус торговельної марки «Мс» в Україні – а саме визнати недійсним вищезазначене рішення Апеляційної палати. Однак рішенням Господарського суду м. Києва від 13 березня 2019 року, постановою Північного апеляційного господарського суду від 29 травня 2019 року та постановою Верховного Суду від 20 серпня 2019 року позовні вимоги, апеляційна та касаційна скарги місцевої компанії були повністю відхилені. Суди погодилися з рішенням Апеляційної палати про добре відомий статус знаку «Мс» в Україні та відповідність цього знаку McDonald`s усім передбаченим законом факторам добре відомого знаку.