Можливості інтелектуальної власності – погляд юриста

Майнові права інтелектуальної власності як внесок до статутного капіталу: що треба враховувати? Про всі нюанси цього питання – думка нашого постійного експерта, патентного повіреного України, радника патентно-юридичної агенції “Дубинський & Ошарова” Ірини Сердюк.

Відповідно до законодавства України майно підприємства складається, зокрема, з грошових та майнових внесків засновників. На які питання звернути увагу, якщо при створенні ТОВ чи ТДВ засновниками буде погоджено, що їхніми майновими внесками будуть майнові права інтелектуальної власності на той чи інший об’єкт права інтелектуальної власності?

У такому разі питання, що лежить на поверхні – це звісно грошова оцінка такого негрошового внеску. Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (ст. 13) містить положення про те, що грошова оцінка майнового внеску має бути обов’язково затвердженою одностайним рішенням загальних зборів учасників, в яких взяли участь усі учасники товариства, або ж рішенням засновників (при створенні товариства). Водночас даним законом не регламентовані засади проведення такої оцінки. Тобто одностайне погодження грошової оцінки майнового внеску засновників (учасників) товариства є свого роду «джентльменською угодою» між ними. У разі, якщо партнери не схильні до ризику, можна провести грошову оцінку вартості такого внеску незалежними оцінювачами та навіть рецензувати звіт про оцінку у передбаченому законодавством порядку.

Отже, з майновими правами інтелектуальної власності визначились: грошову оцінку вартості таких прав затверджують засновники (учасники) товариства, потім, звісно, належним чином оформлюють факт передачі майнових прав інтелектуальної власності на об’єкт, що підлягає внесенню до статутного капіталу. Головне – не забути внести відомості про зміну власника до відповідного реєстру.

Чи буде цього достатньо? На які специфічні ризики можуть наштовхнутися засновники (учасники) у разі внесення до статутного капіталу майнових прав інтелектуальної власності на той чи інший об’єкт?

Довіра до партнерів під час створення товариства є, без сумніву, одним із факторів успіху, однак вислів «довіряй, але перевіряй» якнайкраще підходить до ситуації із внесенням до статутного капіталу майнових прав інтелектуальної власності. Засновники (учасники) перед затвердженням розміру внеску повинні мати відповіді принаймні на такі питання:

• Яким чином було створено (розроблено) об’єкт права інтелектуальної власності, що вноситься до статутного капіталу?

• Які джерела фінансування процесу створення (розроблення) такого об’єкта?

• Чи були належним чином оформлені відносини із авторами (розробниками) об’єкта права інтелектуальної власності та виплачена авторська винагорода? Не зайвим буде проведення детального аналізу умов таких правовідносин.

• Чи відповідає об’єкт, майнові права на який вносяться до статутного капіталу товариства, критеріям охороноспроможності?

• Чи обтяжені майнові права інтелектуальної власності, що вносяться до статутного капіталу?

• Чи існують чинні ліцензійні договори на використання об’єкта права інтелектуальної власності, майнові права на який вносяться до статутного капіталу товариства?

Таким чином, IP Due Diligence – це вкрай необхідний крок перед прийняттям рішення щодо формування або збільшення статутного капіталу товариства за рахунок внесків у вигляді майнових прав інтелектуальної власності на той чи інший об’єкт.